Patentanwaltskosten sind im gerichtlichen Verfahren nicht immer zu erstatten

Bei markenrechtlichen Verfahren vor Gerichten, sei es eine einstweilige Verfügung oder eine Klage, werden häufig neben den Kosten eines Rechtsanwaltes auch Kosten eines Patentanwaltes geltend gemacht.

Bei einer Abmahnung, die in der Regel einem gerichtlichen Verfahren vorausgeht,sind Patentanwaltskosten nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH, Aktenzeichen I ZR 181/09 sowie BGH, Aktenzeichen I ZR 70/11) nur erstattungsfähig sind, wenn die Hinzuziehung eines Patentanwaltes erforderlich ist. Dies gilt für die außergerichtliche Abmahnung.

Patentanwaltkosten im gerichtlichen Verfahren

Hinsichtlich des gerichtlichen Verfahrens gibt es eine Norm in § 140 Abs. 3 MarkenG. Dort heißt es

“Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwaltes in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwaltes zu erstatten.”

Diese Regelung gilt für gerichtliche Verfahren. Wir beobachten regelmäßig in bspw. einfach gelagerten markenrechtlichen Verfahren, dass ein Patentanwalt beteiligt wird, wodurch erhebliche Zusatzkosten entstehen. Dies ist – unabhängig von der gesetzlichen Regelung – nicht nachvollziehbar in Fällen, die tatsächlich einfach gelagert sind. Dies gilt umso mehr, wenn die abmahnenden Rechtsanwälte durchaus Ahnung von der Materie haben und die Hinzuziehung eines Patentanwaltes in einem gerichtlichen Verfahren eigentlich nur dadurch zu erklären ist, dass hier noch einmal gesondert Gebühren generiert werden sollen. Dies gilt umso mehr, wenn die außergerichtliche Abmahnung, die dem gerichtlichen Verfahren voranging, ohne Hinzuziehung eines Patentanwaltes ausgesprochen wurde.

LG München: Patentanwaltskosten im gerichtlichen Verfahren nicht zwangsläufig zu erstatten

Das Landgericht München (Aktenzeichen 33 O 21588/13 hat  entschieden, dass unter bestimmten Voraussetzungen Patentanwaltskosten nicht erstattungsfähig sind. Die Entscheidung wurde durch das OLG München bestätigt.

In dem Verfahren ging es um einen markenrechtlichen Verstoß, der aus Sicht eines Rechtsanwaltes, der sich regelmäßig mit Markenrecht befasst, keine besondere Schwierigkeit aufweist. In der außergerichtlichen Abmahnung war ein Patentanwalt nicht erwähnt worden jedoch im gerichtlichen Verfahren.

Die Erstattung von Patentanwaltskosten im gerichtlichen Verfahren im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens hat das Landgericht München I abgelehnt:

Die Patentanwaltskosten sind nicht erstattungsfähig. Zwar gilt grundsätzlich, dass die Gebühren der Mitwirkung eines Patentanwalts unabhängig davon erstattungsfähig sind, ob dessen Mitwirkung im konkreten Fall notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO war. Eine materiell-rechtliche Prüfung der Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Patentanwaltes findet nicht statt. Dennoch ist in allen Verfahren zu prüfen, ob die Hinzuziehung auch verfahrensrechtlich notwendig war. Eine Bezugnahme auf die in dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung erklärten Mitwirkung reicht im Einzelfall nicht aus. Im vorliegenden Fall wurde die Mitwirkung des Patentanwalts nicht weiter erläutert. Zudem wurde auch die Kostenrechnung, die laut OLG München, Beschluss vom 29.02.2000, Aktenzeichen 11 W 877/00, immer gesondert vorzulegen ist, nicht eingereicht.

Die Kosten des Patentanwalts sind somit nicht festzusetzen.

Es handelt sich hier um eine Einzelfallentscheidung von der wir hoffen, dass sie Schule macht. Patentanwaltskosten rein aus formalen Gründen mit geltend zu machen verdoppeln in der Regel die gerichtlichen Rechtsanwaltskosten auf der Klägerseite. In vielen Fällen ist eine Notwendigkeit jedoch nicht zu erkennen. Es mag vor vielen Jahren so gewesen sein, dass in erster Linie Patentanwälte in der Lage waren, Markenrechtsrecherchen durchzuführen. Mittlerweile ist dies jedoch problemlos online möglich. Der Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz bearbeitet auch Markenangelegenheiten, so dass zumindestens in diesen Fällen – anders als früher – die Kompetenz eines Patentanwaltes nicht mehr notwendig ist. Es bleibt zu hoffen, dass auch der Gesetzgeber irgendwann einmal auf diesen Umstand reagiert.

Stand: 21.02.2014
Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Johannes Richard, Rostock

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