Patentanwaltskosten im gerichtlichen Verfahren: Nicht erstattungsfähig, wenn die Mitwirkung an dem Verfahren nicht substantiiert dargelegt und glaubhaft gemacht wurde (OLG München)

irrvideo-heHr7ha8VIg Bei markenrechtlichen Ansprüchen wird zum Teil auf der Abmahnerseite ein Patentanwalt beigezogen. Dies führt dazu, dass die Anwaltskosten für diese Partei sich -vereinfacht gesagt- verdoppeln. Hintergrund dieser Kosten ist § 140 Abs. 3 Markengesetz. Dort heißt es:

(3) Von den Kosten, die durch Mitwirkung eines Patentanwaltes in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwaltes zu erstatten.

Die Norm ist schon sehr alt und stammt aus einer Zeit, als eine Online-Recherche bei Patentämtern noch nicht möglich war und es zudem auch noch keine Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz gab, die unter anderem auf Markenrecht spezialisiert sind.

Aufgrund des Wortlautes von § 140 Abs. 3 Markengesetz kommt es nicht darauf an, ob die Mitwirkung des Patentanwaltes tatsächlich erforderlich ist (BGH Kosten des Patentanwaltes III). Unabhängig davon ist bei Gerichten ein deutlicher Trend zu erkennen, Patentanwaltskosten nicht mehr einfach so zuzusprechen.

OLG München: Nachweis der Mitwirkung ist notwendig

Das Oberlandesgericht München (OLG München, Beschluss vom 22.05.2015, Az.: 6 W 1139/14) hat in einem von uns auf Antragsgegnerseite betreuten Verfahren die Erstattung von Patentanwaltskosten zurückgewiesen. Der Beschluss der 1. Instanz wurde bestätigt.

Begründet wurde dies mit dem fehlenden Nachweis der Mitwirkung des Patentanwaltes in dem Verfahren.

Reine Bevollmächtigung einer Rechtsanwalts- und Patentanwaltssozietät reicht nicht aus

Nach Ansicht des OLG München setzt eine Mitwirkung voraus, dass dem Patentanwalt ein Mandat erteilt worden ist.

Ist das Mandat einer Sozietät erteilt worden, der auch Patentanwälte angehören, reicht dies für sich genommen nicht aus, um von einer Mandatierung auch der Patentanwälte ausgehen zu können.

Die Mitwirkung muss auch tatsächlich stattgefunden haben und zu einer Gebührenschuld in (mindestens) der angemeldeten Höhe geführt haben.

Die Mitwirkung des Patentanwaltes muss sich nicht nach außen manifestieren. So genügt es für eine Mitwirkung, dass der Patentanwalt die Schriftsätze oder Entwürfe des Prozessbevollmächtigten durchliest und zustimmend zur Kenntnis nimmt, wenn er keine Änderungen für nötig erachtet.

Mitwirkung ist glaubhaft zu machen

Rein formell ist für eine Mitwirkungsanzeige die Vorlage einer entsprechenden Kostenrechnung im Kostenfestsetzungsverfahren ausreichend. Wenn die Mitwirkung jedoch bestritten wird, wie wir dies im vorliegenden Verfahren getan hatten, muss derjenige, der Patentanwaltskosten haben will, mehr vortragen. Dies war im vorliegenden Fall nicht geschehen.

Das OLG München führt insofern aus:

Der Vortrag zur Mitwirkung des Patentanwaltes beschränkt sich auf die Anzeige in der Antragsschrift. Dies ist nicht ausreichend, da, wie vorstehend ausgeführt, eine Mitwirkungsanzeige gegenüber dem Gericht nicht ohne Weiteres zur Glaubhaftmachung ausreicht. Die Antragstellerin hat auch im Anschluss an die Ausführungen im Kostenfestsetzungsbeschluss, wonach die behauptete Mitwirkung nicht weiter erläutert worden sei und trotz des Vorwurfes der Antragsgegner, die Mitwirkung des Patentanwaltes, der auch an der Abmahnung nicht mitgewirkt habe, sei zu Unrecht zum Zweck der Kostenerhöhung erfolgt, nicht dazu Stellung genommen, worin die Mitwirkung des Patentanwaltes bestanden hat.

Insbesondere hat sie es auch unterlassen, die ausdrücklich bestrittene Mitwirkung durch eine Erklärung des Prozessbevollmächtigten oder Patentanwaltes anwaltlich zu versichern, wie dies in vergleichbaren Streitfällen üblicherweise erfolgt.

Nach der Rechtsprechung der nunmehr unter anderem für die Kostenfestsetzung in Kennzeichensachen zuständigen Senate (6. und 29.) sind die Anforderung, die zu erfüllen sind, um die Mitwirkung eines Patentanwaltes gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG darzutun, nicht hoch und können im Regelfall durch eine Mitwirkungsanzeige zu Beginn des Verfahrens sowie durch Vorlage einer auf das Verfahren bezogenen Kostenrechnung des Patentanwaltes erfüllt werden.

Nur wenn sich im Einzelfall gleichwohl erhebliche Zweifel an der Beauftragung eines Patentanwaltes und der Entstehung entsprechender Gebühren ergeben, so ist es Sache des Erstattungsgläubigers, diese Zweifel auszuräumen…

Das OLG führt dann aus, welche Informationen notwendig gewesen wären.

Da diese Informationen nicht kamen, wurden die Patentanwaltskosten nicht gegen unseren Mandanten festgesetzt. Es handelt sich immerhin um mehrere 1.000,00 Euro.

Fazit

Nicht immer ist die Geltendmachung von Patentanwaltskosten neben den Rechtsanwaltskosten auch begründet. Dies sollte immer im Einzelfall geprüft werden und im Zweifel diese Angelegenheit gerichtlich klären.

Wir machen das.

Stand: 02.06.2015

Ihre Ansprechpartner: Rechtsanwalt Johannes Richard und Rechtsanwalt Andreas Kempcke, Rostock

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