Kann die Kosten verdoppeln: Kosten eines Patentanwaltes bei einer Abmahnung im Markenrecht sind nicht immer zu erstatten

Bei einer Abmahnung im Markenrecht, bei einem Verstoß gegen ein Design oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder bei einem Verstoß gegen ein Patent fallen Abmahnkosten an.

Die Abmahnung wird in der Regel durch einen Rechtsanwalt ausgesprochen, denkbar ist auch die Aussprache einer Abmahnung durch einen Patentanwalt.

Jedenfalls kann bei einer Abmahnung wegen der Verletzung eines Schutzrechtes im Markenrecht, Design, Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder eines Patentes auch die Kosten eines Patentanwaltes mit geltend gemacht werden.

Diese geltend gemachten Kosten sind in der Regel genauso hoch, wie die Kosten des abmahnenden Rechtsanwaltes.

Sowohl bei einer außergerichtlichen Abmahnung wie auch bei einem späteren gerichtlichen Verfahren können sich daher die Rechtsverfolgungskosten des Rechteinhabers quasi verdoppeln.

Im Markenrecht gibt es hierzu eine entsprechende Regelung in § 140 Abs. 4 MarkenG:

Von den Kosten, die durch Mitwirkung eines Patentanwaltes in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwaltes zu erstatten.

Früher ging die Rechtsprechung davon aus, dass die Kosten eines Patentanwaltes, z.B. bei einer Markenrechtsstreitigkeit, immer zu erstatten sind.

Hierbei muss man die Historie betrachten:

Heutzutage ist es unproblematisch möglich, Marken oder andere Schutzrechte in den entsprechenden Registern online zu recherchieren.

Dies ging vor vielen Jahren noch nicht.

Des Weiteren gibt es ebenfalls seit vielen Jahren den Fachanwaltstitel des Fachanwaltes für gewerblichen Rechtsschutz. Zu der Qualifikation der Fachanwaltsausbildung gehört das Markenrecht, wie aber auch das Designrecht und Patentrecht.

Änderung der in der BGH-Rechtsprechung: Patentanwaltskosten sind nicht immer zu erstatten

Der Bundesgerichtshof hat im Beschluss vom 13.10.2022, Az.: I ZB 12/20 entschieden, dass die Kosten der Mitwirkung eines Patentanwaltes nach § 140 Abs. 3 MarkenG nur dann zu erstatten sind, wenn diese tatsächlich notwendig sind.

Hintergrund der Änderung der Rechtsprechung ist eine richtlinienkonforme Auslegung einer EU-Vorschrift. Der BGH hatte in der Entscheidung leider nicht deutlich gemacht, wann die Mitwirkung eines Patentanwaltes tatsächlich notwendig ist.

In der BGH-Entscheidung ging es um die Erstattungsfähigkeit der gerichtlichen Patentanwaltskosten.

Hinsichtlich der außergerichtlichen Patentanwaltskosten hatte der Bundesgerichtshof bereits 2011 (BGH, Az.: I ZR 181/09, Kosten des Patentanwaltes II) entschieden.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die ausdrückliche gesetzliche Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG nur für die gerichtlichen Kosten des Patentanwaltes gilt. Nach der damaligen älteren Rechtsprechung des BGH sind die Kosten eines Patentanwaltes bei einer entsprechenden Mitwirkung bei einer Abmahnung nur zu erstatten, wenn sie erforderlich sind.Als erforderlich sah der BGH jedenfalls damals die Mitwirkung des Patentanwaltes an, wenn Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage einer Marke durch den Patentanwalt übernommen wurden.

Ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ist jedoch, so der BGH, auch ohne Mitwirkung eines Patentanwaltes dazu im Stande, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen.

OLG Stuttgart: Keine Erstattung von Patentanwaltskosten, wenn Abmahnverfahren von einem Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz geführt wird

Das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG Stuttgart, Beschluss vom 25.09.2023, Az.: 8 W 343/22) hat, nach unserer Auffassung zu Recht entschieden, dass Patentanwaltskosten nicht zu erstatten sind, wenn das Abmahnverfahren durch einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz geführt wird. Da ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen muss, sind im Markenrecht Patentanwaltskosten nicht zu erstatten.

Es kann hiervon Ausnahmen geben, diese spielten in dem vom OLG Stuttgart entschiedenen Verfahren jedoch keine Rolle. Die Anforderungen an die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwaltes wurden durch diese Entscheidung noch einmal erhöht.

Fazit:

Immer wieder begegnet es uns, insbesondere bei markenrechtlichen Abmahnungen, in der Praxis, dass auch Kosten für einen Patentanwalt mit geltend gemacht werden.

Da die Geltendmachung dieser Kosten die Abmahnkosten gern einmal verdoppelt, sollte immer geprüft werden, ob diese Kosten tatsächlich erstattungsfähig sind.

Wir prüfen selbstverständlich im Rahmen der Beratung einer kennzeichenrechtlichen Abmahnung, ob eine Kostenerstattungspflicht besteht oder ob es gute Argumente gibt, die geltend gemachten Abmahnkosten erheblich einzukürzen.

Wir beraten Sie bei einer Abmahnung.

Stand:23.07.2024

Es beraten Sie: Rechtsanwalt Johannes Richard und Rechtsanwalt Andreas Kempcke